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中国知的財産権講座
「ケーススタディ~ ノウハウライセンス契約の留意点~」

日本企業が中国企業と提携する形態として特許などの技術をライセンスするケースが年々増加しているが、ライセンス契約を巡ってトラブルも頻発している。例えば、特許とともにノウハウをライセンスしたところ、中国企業が当該ノウハウを無断で特許出願して、特許として登録されてしまったというケースも現実におきている。このようなケースを防ぐためにはどのような対策をとっておくべきか、また、現実に発生した場合にはどのように対処するべきであろうか。

黒田法律事務所
吉村誠弁護士
■略歴■
京都大学工学部建築学科
最高裁判所司法研修所
日本弁護士連合会登録・東京弁護士会登録（52期）

1 ノウハウ流出の事前の対策

（1）ノウハウをライセンスする必要性の検討
まず、重要なことは、ノウハウをライセンスするということは、ノウハウの流出のリスクを伴うということを認識することである。これは中国に限った問題ではない。ライセンス先（ライセンシー）の従業員や元従業員がノウハウを流出させるということは、海外においては頻繁におこることである。したがって、日本企業としては、このようなノウハウ流出のリスクを冒してまで、ノウハウをライセンスする必要性があるかを十分に検討しなければならない。そもそも、中国や日本において特許出願した発明は、出願公開制度により公開されるため、容易に模倣されるおそれがあるので、企業にとって基幹技術と位置付けられる技術情報は、あえて特許出願せずノウハウとして秘匿している場合があるので、このように基幹技術としてあえて秘密にしたノウハウをライセンスすることの必要性を十分に検討する必要がある。
（2）契約によるコントロール
十分な検討の結果、ノウハウをライセンスする必要があると判断した場合、ライセンス契約において秘密保持義務を課す、又は別途秘密保持契約を締結してライセンシーによる技術情報の漏示を防止する対策を講じるのが通常である。
ここで注意する必要があるのは、ライセンシーに対して、単に秘密保持義務を課すということをしただけでは、ノウハウ流出の対策として不十分であるということである。日本企業と異なり、契約書で禁止されているだけでは契約上の義務を守らないという中国企業も少なからずあるのが現実である。また、実際にノウハウが流出した場合、損害賠償をすることになるが、この場合の「損害」の額を具体的に算出することも困難である。そこで、契約においては予め高めの違約金を設定することが、漏示行為抑制効果も期待できると共に、違反行為に対し損害請求する際にも有用となる。
さらに、ライセンシーの中国企業がノウハウの管理を適切に行っているかを確認するための監査権を契約により規定指定しておくことも重要である。
また、冒頭で述べたような、中国企業がライセンスを受けたノウハウを無断で特許出願してしまう、いわゆる冒認出願に備えて、かかる行為を行った場合には、当該特許出願に関する特許権や特許出願権を無条件でライセンサーである日本企業に譲渡することを定めておくことも必要である。

2 ノウハウを特許出願されてしまった場合の対応策

上述したような対策をとっていたにもかかわらず、冒認出願してしまうような驚くべき事例が現実におこりうる。この場合、特許として登録された場合には、ライセンサーである日本企業が中国国内で当該ノウハウを実施したり、又は当該ノウハウに基づく製品を中国国内に輸入した場合に特許権侵害に基づく損害賠償や差止請求をうけるリスクが出てくる。　
したがって、かかる事実が明らかになった場合には、直ちに対応策を執る必要がある。　
冒認出願に関し、適法な出願権を有する者は、特許権の帰属に関する紛争として、特許業務管理部門、又は人民法院に対し、特許権の帰属の確定を請求することができ、さらには、帰属が確定するまでの間、特許行政部門ある国家知識産権局特許局に対し特許権放棄申請等の手続の停止を求めることができる。冒認出願されたライセンサーは、上記手続を履践することにより、特許権者又は特許出願権者であることを確定することができ、審理期間中にライセンシーによる特許権等の譲渡や放棄等の手続を防止することができる。
また、不正競争行為として違法行為の停止等の民事的救済を人民法院、又は、県クラス以上の工商行政管理局に請求することができ、商業秘密侵害罪として告訴することにより、検察局等に刑事処罰を求めることもできる。
さらに、ライセンス契約の秘密保持条項等として、ライセンサーはライセンシーに対し、契約上の責任を追及することができる。

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